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专利无效宣告程序中应如何修改权利要求书?

2022-06-29 13:20:40

石家庄专利律师  根据《专利法》规定,在专利无效宣告程序中,专利权人可以对权利要求书修改,但是发明和实用新型专利的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观专利的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。      

      现行《专利审查指南》(自2010年2月1日起施行),以及2017年4月1日起施行的审查指南修改,对于如何修改专利文件给出了具体指导: 

石家庄专利律师

一、发明或者实用新型专利文件的修改仅 限于权利要求书,其原则是:

(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原权利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

二、在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于:

(1)权利要求的删除、

(2)技术方案的删除、

(3)权利要求的进一步限定:是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征,以缩小保护范围

(4)明显错误的修正。

实务中应该如何应用上述原则?

一、关于“明显错误的修正”

      从历史的实务操作经验来看,对于在无效宣告程序中修正明显错误的修改方式,专利复审委员会历来持有比较开放的态度。为了避免对现有技术作出足够贡献的授权专利因存在撰写瑕疵而被宣告无效,专利复审委员通常也不会禁止这种针对明显错误的修改方式。

      例如,针对专利号200420090432.8的授权专利,专利权人在无效宣告请求阶段以笔误为由将权利要求4中的“移动杆(421)”修改为“牵引杆(421)”。

      在该案的无效宣告请求审查决定中,合议组认为,根据本专利的说明书及说明书附图,可以明确看出附图标记“421”处的部件为牵引杆,也就是说,本领域技术人员能够直接、毫无异议地确定原权利要求4中的“移动杆(421)”应为明显笔误,其应当为“牵引杆(421)”,因此,合议组接受了专利权人的修改。

      又如,针对专利号02220541.1的授权专利,专利权人在无效宣告请求阶段将无效阶段对原权利要求3进行修改时删除了原权利要求3中的“且与下座板铰链”这一特征。

      在该案的无效宣告请求审查决定[4]中,合议组认为,被删除的特征“且与下座板铰链”本身在原权利要求1和3中属于重复限定,这一特征的删除并未使得修改后的权利要求扩大原权利要求的保护范围,也未超出原说明书和权利要求书记载的范围,而且还有助于使修改后的权利要求更清楚简明,因此,合议组接受了专利权人的修改。

二、关于“权利要求的进一步限定” 

      相对于修改前的审查指南,对于无效宣告程序中明确允许的权利要求书的修改方式,修改后的审查指南将“权利要求的合并”替换成了“权利要求的进一步限定”。审查指南的这一处修改,使得专利权人在无效宣告程序中拥有了更多的方式对权利要求书进行修改。

      举例来说,假设存在这样一个授权专利,其权1包含有ABC四个技术特征,其权2包含有DE两个技术特征,其权3包含有FG两个技术特征。

      在审查指南修改之前,无效宣告程序中明确允许的修改方式,可以是将权2中的DE整体地合并到权1,也可以是将权3中的FG整体地合并到权1,还可以是将权2中的DE和权3中的FG都合并到权1。但是无效宣告程序中明确允许的修改方式,并不包括将D合并到权1而E没有合并到权1,也不包括将F合并到权1而G没有合并到权1。在审查指南修改之前,若专利权人在无效宣告程序中做出了上述不属于明确允许的修改方式,合议组可以拒绝接受。

      在审查指南修改之后,无效宣告程序中明确允许的修改方式,包括将D合并到权1而E没有合并到权1,也包括将F合并到权1而G没有合并到权1,实际上,专利权人在无效宣告程序中可以将DEFG这四个技术特征中的任意一个或多个合并到权1。

      需要说明的是,虽然修改后的审查指南将权利要求的进一步限定纳入了无效宣告程序中允许的修改方式,但笔者认为,在无效宣告程序中,专利权人以权利要求进一步限定的方式做出的修改是否应当被接受,还要考虑其他因素。

      一方面,在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征,以此所形成的技术方案并不必然记载在本专利原始公开的说明书和权利要求书中,也即,这种修改有可能是超范围的修改,不满足专利法第33条的规定。

      另一方面,在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征,以此所形成的技术方案有可能保护范围不清楚,也有可能得不到说明书支持,也即,这种修改有可能不满足专利法第26条第4款的规定。

      再一方面,在权利要求中补入其他权利和要求的部分技术特征,以此形成的保护范围并不必然比原权利要求的保护范围更小,也就是说,这种修改有可能扩大了原权利要求的保护范围,不满足专利法实施细则第69条的规定。

      正是如此,修改后的审查指南提及到权利要求的进一步限定时,还特别限制了,在权利要求中补入其他权利要求的技术特征,要用以缩小保护范围。有此可见,专利法第33条、专利法第26条第4款和专利法实施细则第69条都应当作为这种修改是否能够被接受的考虑因素。

      此外,相对于权利要求的合并来说,权利要求的进一步限定这种修改方式,能够使得专利权人在无效宣告程序中修改的权利要求相对于原权利要求出现更复杂的变化。

      对于专利权人做出的复杂修改,按照修改后审查指南的规定,请求人可以进一步补充更多的证据和无效理由。可以预见的是,今后专利无效的案情将会更为复杂。


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